특허 2017-10-14T18:10:50+00:00

특허 출원 과정

1. 특허 준비 및 기소

2. 특허 모니터링

3. 특허 심판위원회

4. 법률 의견, 라이센스 및 평가

1. 특허 준비 및 기소

NKL은 전 세계 고객들을 위하여 미국 유틸리티 특허, 디자인특허, 식물특허와 PCT국제출원의 출원서 작성, 출원 및 중간사건, 등록 업무에 관한 서비스를 제공하고 있습니다.

당소의 기술 분야는 전기, 전자, 기계, 석유화학, 바이오, 약학, 의료기기, 생명공학, BM특허(영업방법특허), 텔레커뮤니케이션 장비, 소프트웨어 등을 포함하고 있습니다. 또한 특허 재등록(Reissue), 의의신청(Protest) 및 청원(Petition) 업무 뿐만 아니라, 특허심판 및 항소위원회(Patent Trial and Appeal Board)에서의 항소(Appeal), IPR (Inter-Partes Review), PGR (Post-Grant Review), CBM (Covered Business Method) 심판 절차를 포함한 특허 심판 및 침해 소송 업무를 수행하고 있습니다.

특허심사하이웨이(PPH) 제도를 이용하면, 제1청 출원(the Office of First Filing)에서 특허 가능하다고 판단된 클레임이 있을 경우, 제2청 출원(the Office of Second Filing)에서 해당 클레임에 대한 조기 심사를 받을 수 있습니다. 미국특허청은 특허심사하이웨이 협정을 한국, 호주, 오스트리아, 캐나다, 중국, 덴마크, EPO, 핀란드, 독일, 헝가리, 아이슬란드, 이스라엘, 일본, 멕시코, 러시아, 스페인, 스웨덴, 싱가포르, 대만, 영국과 맺고 있습니다. 

미국특허청에서 발표한 통계에 의하면, 특허심사하이웨이 통한 출원건수의 90%이상이 최종 특허 허여되고 있습니다. NKL은 특허심사하이웨이(PPH) 및 PCT-특허심사하이웨이(PCT-PPH) 의 이점을 이용한 특허출원에 풍부한 경험이 있습니다. 2011년 개정된 미국 특허법(AIA: America Invents Act)에 따르면, 제3자는 등재된 특허 출원에 대해 그 출원심사와 잠재적으로 관련된 특허나 공개특허공보, 그 밖의 간행물을 익명으로 제공하여 심사관이 이를 고려할 수 있게 되었으며, 제출 문서와 고려 대상의 특허와 관련된 부분에 대한 간략한 설명도 함께 제출할 수 있습니다.

제3자 정보제공은 제3자에 의한 잠재적인 특허침해를 피하기 위해 사용될 수도 있습니다. NKL은 고객의 요청에 따라, 대상 특허의 주제와 관련된 선행자료를 검색하고 분석하여, 제3자 정보제공을 위한 기술설명 및 클레임 차트가 포함된 설명자료를 제출합니다. 이 때, 다른 클레임 구성요건들과 대응되는 문서들의 해당 요소들에 대한 설명도 포함하여 제출하며 해당 분야에 경험을 축적하고 있습니다.

2. 특허 모니터링

2011년 미국 개정특허법(AIA 개정법)에서는 제3자가 기 공개된 출원 및 등록된 특허의 특허성에 의의를 제기할 수 있도록 제3자 정보제공, PGR, IPR등의 다양한 심판절차들을 제공하고 있습니다.

이와 같은 새로운 심판절차의 이점을 이용하기 위해, 경쟁사들에 의해 새로이 공개된 특허출원 및 등록특허들에 대한 모니터링이 필요하게 되는데, 특정기술분야에서는 모니터링을 주기적으로 실시하여 새로이 공개된 특허출원들과 등록특허들을 공개후 가능한 신속하게 파악하는 것이 필수적입니다.

당소는 고객사들의 비즈니스와 관련된 특수한 기술분야에서의 경쟁사들 소유의 공개공보와 등록특허들을 주 단위를 기본으로 하여 모니터링하며, 고객사 설계팀 내부 팀별로 공개공보와 등록건들을 분류하여 그 전자파일 사본과 함께 보고서를 제공합니다.

3. 특허 심판,항소위원회

특허심판 및 항소위원회(Patent Trial and Appeal Board)는 2011년 미국 개정특허법에 의해 당사자계 IPR, PGR 심판, 사정계 재심과 영업방법특허(BM)의 과도기적인 사정계재심 절차 CBM을 진행합니다.

NKL은 사정계 재심절차의 풍부한 경험을 바탕으로 미국 특허심판 및 항소위원회서의 이와 같은 새로운 심판 절차들을 수행하고 있습니다.
2011년 미국 개정특허법 하에서는, 특허권자가 아닌 자는 특허등록 또는 재등록특허에 대하여, 등록 후 9개월 내에, 그 특허가 보유한 하나 이상의 클레임에 대해 미국특허법 §101, 102, 103 또는 112 (Best Mode는 제외됨)를 바탕으로 한 무효화를 위한 등록 후 재심PGR을 신청할수 있습니다.

제한된 예외사항들을 제외하고는, 이와 같은 새로운 PGR 심판 절차는 개정특허법 하의 선출원주의(first-inventor-to-file)에 의하여 출원된 등록특허들에 대해서만 적용됩니다.

2011년 미국 개정특허법은 영업방법(business method)에 대한 특허를 재정 관리 제품 또는 서비스의 수행, 관리 또는 운영에 사용 되는 데이터 프로세싱 또는 기타의 동작들을 수행하는 방법 또는 그에 해당하는 장치로 정의하고 있습니다. 다만, 영업방법은 기술적 발명에 대한 특허는 포함하지 않습니다.
만일 어떤 당사자가 특허로 보호받고 있는 영업방법을 침해하였다는 이유로 피소된다면 , 그 당사자는 해당 특허의 유효기간 중 언제든지 CBM 심판을 신청할 수 있습니다.

4. 법률 의견, 라이센스 및 평가

NKL은 다양한 기술들에 대한 특허 유효성, 무효성, 침해, 비침해, 그리고 자유실시범위에 대한 미국 특허변호사에 의한 감정 의견서를 제공합니다.
또한, 특허권자 및 라이선스 소지자들을 위해 발명들에 대한 잠재적인 특허성에 대해 변호사 의견서를 준비하며, 라이선스계약을 위한 특허가치 산정, 특허침해배상액 산정, 협상, 라이선스 계약서나 합의 계약서 초안 작성 등의 업무를 수행해 드립니다.